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침해에 대한 조치

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권리자의 조치방안

권리자의 권리범위에 대한 이해
  • 권리자는 먼저 자신의 권리(특허권 등)의 권리범위를 명확하게 이해하는 것이 중요합니다. 특허발명(등록실용신안)의 권리범위는 청구항에 기재된 발명(고안)에 의하여 결정되며, 청구항에 기재된 발명(고안)의 권리범위는 청구항의 각 구성요소의 해석 등 법률적 사실적 사항에 의해 결정됩니다. 상표(디자인)의 경우 등록상표(등록디자인)와 동일·유사한 상표(디자인)에 까지 권리범위가 미치며, 이러한 법률적 판단은 변리사 등의 도움을 받아 명확하게 이해하는 것이 중요합니다. 또한, 권리자는 침해자의 침해품(상표의 경우 사용하는 상표)이 자신의 권리범위에 속하는지를 확인하기 위한 적극적 권리범위 확인심판이 가능합니다.
침해증거품의 수집
  • 권리자는 침해품이라고 판단되는 제품(영수증이나 거래명세서 등 포함)을 수집하여야 하며, 침해자에 의해 만들어진 카달로그 등의 증거자료를 수집하여야 하며, 해당 침해자의 인적사항 등을 수집하여야 합니다.
경고장 발송
  • 권리자는 침해품이라고 판단되는 제품의 실시자(상표 등의 무단 사용자)에 대하여 경고장을 발송할 수 있습니다. 경고장은 침해자의 침해중지 요청 및 고의의 의제로서의 효과를 가질 수 있습니다. 또한, 경고장에 의해 침해자와 합의 또는 실시권 설정 등의 효과를 얻을 수도 있습니다.
침해행위에 대한 민사적 구제
  • 권리자는 침해자에 대하여, 침해행위의 금지를 구하는 침해금지 가처분신청, 침해행위로 발생한 손해에 대한 손해배상청구, 권리침해에 의해 업무상의 신용을 실추케 한 자에 대하여 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 업무상의 신용회복을 위한 필요한 조치(예를 들어 사죄광고 등) 및 침해로 얻은 이익에 대하여 부당이득반환청구 등의 조치를 취할 수 있습니다.
침해행위에 대한 형사적 구제
  • 지적재산권을 침해한 자에 대하여는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있습니다 (특허법 제225조). 따라서 침해행위에 대하여는 형사적인 제재가 가능합니다. 지적재산권 상의 형사적인 제재는 형법총칙의 규정이 적용될 것이므로 형사적 범죄의 성립요건인 가해자의 고의(상표의 경우 고의가 추정됨)를 필요로 합니다.

침해로 의제된 자의 조치방안

권리의 세밀한 분석
  • 우선, 권리자의 지적재산권을 명확하게 파악하여야 합니다. 현재 지적재산권이 존속 중인지, 권리자가 현재 누구인지 등을 파악하여야 합니다. 다음으로, 지적재산권의 권리범위를 판단하여야 합니다. 지적재산권은 독점, 배타적인 형태가 없는 무체재산권이므로 그 권리범위를 정확히 파악하는 일은 기술적, 법률적 검토를 통해야 하므로 상당히 난해한 경우가 많습니다. 심지어 권리자도 자기의 독점배타적 권리의 잘 이해하지 못한 채 침해를 주장하는 경우도 있습니다. 따라서, 침해의 주장을 받았을 경우 당황하지 말고 변리사의 도움을 받아 우선 주장내용을 면밀히 검토한 후 그 권리를 분석하고 그 결과에 따라 여러 가지 대응방안을 강구해야 합니다.
권리범위에 속하는 경우
  • 권리범위를 분석한 결과 자신의 실시하고 있는 제품이나 제조방법이 특허권을 침해했다든가, 자신이 사용하고 있는 상표가 등록상표와 동일·유사하다고 판단되는 경우에는 상대방의 권리에 하자여부를 검토하여야 합니다. 즉, 상대의 권리가 무효사유가 있어 잘못 등록된 권리라면 증거자료를 수집하여 무효심판 등을 청구하는 한편, 이러한 사실을 통해 상대 권리자와 원만한 합의를 도출하도록 해야 할 것입니다. 그러나 이 경우에도 무효가 확정되기까지는 여전히 그 권리는 독점권이 있는 권리이므로 일단은 제품의 판매(상표의 사용 등)나 생산을 중지하고 권리자와 원만한 해결을 도모함이 경제적으로 바람직합니다. 만일 상대방의 특허가 아무런 하자가 없는 것이라고 판단되는 경우는 조속히 침해행위를 중지하고 합의를 보도록 해야 할 것입니다. 무작정 감정적인 대응이나 근거 없는 주장 등은 문제해결에 도움이 되지 않으며 오히려 상황을 악화시키는 경우가 많습니다.
권리범위에 속하지 않는 경우
  • 권리범위를 분석한 결과 자신의 실시 제품(사용 상표)가 해당 권리자의 권리를 침해하지 않고 있다고 판단되는 경우, 경고장에 대한 답변, 무효심판 청구 또는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하여 공적으로 침해가 아님을 확인받으실 필요가 있습니다. 또한, 변리사에게 요쳥하여 침해가 아님을 확인할 수 있는 감정서 등을 작성토록 요청할 수도 있습니다. 감정서는 침해에 대한 형사고소 등이 있는 경우, 법적 판단의 참고자료가 될 수 있습니다.